李兆岭
以案说法：“转用”无效外观设计专利的逻辑辨析
产品工业设计又称为产品的外观设计。在中国，可以通过外观设计专利获得法律保护。
随着市场多样化的发展，消费理念对美观需求不断提升，特别是大众消费产品，产品的颜值越来越重要，产品外观设计对于销售的影响越来越大。相应地，外观设计专利侵权案件也越来越多。遭遇外观设计专利侵权起诉时，对涉及外观设计专利提出无效宣告请求成为重要选择之一。
从产品外观设计内容的角度，绝大多数的产品外观设计要素可以在在先设计中找到影子、痕迹或原型，极少数属于“原创性”设计要素。正是因为如此，在很多外观设计专利的无效宣告请求程序中，会涉及外观设计“转用”的内容。
我们团队代表专利权方的一件专利无效案件中，请求方就以涉案专利的外观由其他类型产品“转用”而来为理由，主张涉案专利应当宣告无效。针对请求方的主张，我们团队的主要观点是：不同类型产品（包括种类不相同，也不相近似）之间外观设计的转用，需要考虑产品功能，由于产品功能不同，不同类型产品的外观设计很难进行“转用”；在先设计并没有提供“转用”的任何启示。
最终，合议组采纳了我们的观点，并认为：请求方提供对比设计产品与涉案专利所属产品的用途不相同，要满足不同功能通常需要匹配不同的设计，在现有设计中未给出转用启示的情况下，一般消费者无法将对比设计转用到涉案专利产品中。最终，请求人的请求主张不成立，维持涉案专利有效。
基于本案涉及的内容及我们实务经验，我们团队就实务中涉及转用的相关事宜总结如下，以供大家参考。
根据笔者十多年的经验，结合年《专利审查指南》的规定，外观设计转用大体可以分为三种类型：
类型一：不同类型产品的外观设计转用，指将产品的外观设计应用于其他种类的产品，涉及不同类型产品之间外观要素的转用。
类型二：模仿自然物外观形成产品外观设计，指模仿自然物、自然景象形成相应产品的外观设计，涉及自然物与特定产品之间外观要素的转用。
类型三：将无产品载体的单纯形状、图案、色彩或者其结合应用到产品的外观设计中，涉及纯外观要素与特定产品之间外观要素的转用。
笔者认为：不管具体类型如何，“转用”的核心在于从他类产品（物）上借用相关外观要素的设计手法。在评价涉及“转用”外观设计专利时，应该有其内在的逻辑；同时，为了追求法律判断的逻辑严密性，有必要就其内在逻辑进行探索。
一般来讲，在对特定的外观设计专利进行评价时，需要考虑对比设计与涉案专利可比性，只有在具有可比性的前提下，才有必要就具体的外观设要素或内容进行具体对比、认定和判断。
在评价外观设计专利是否具有明显区别时（指相对于现有设计，或现有设计的组合），需要考虑作为现有设计的对比设计产品与涉案专利产品类型关系；二者的关系包括四种：种类相同、种类相近似、类型不同。
如果属于相同种类或种类相近似，应该考虑外观设计是否相同，是否近似，是否有组合的启示的问题，不需要考虑“转用”的问题。
如果对比设计产品与涉案专利产品属于不同的类型，对具体的设计特征进行对比的前提就不存在，对比设计与涉案专利外观设计之间当然具有明显区别。在这种情形下，就需要考虑，不同类型的产品之间是否有转用的设计启示。如果有转用的设计启示，再考虑二者具体设计特征，对其相同、相近似性及组合启示进行考量，以对涉案专利的明显区别性问题进行评价。
因此，在涉及外观设计的转用时，一般需要通过两大步骤进行：
第一步，判断不同类型产品的之间，外观设计是否具有转用的启示，即涉案专利产品是否具有从不同类型的产品转用其外观设计（被转用设计）的启示。
第二步，如果有转用的启示，再考虑涉案专利相对于现有设计是否满足明显区别的条件。
以下，分别分析说明。
第一步，判断不同类型产品的之间，外观设计是否具有转用的启示。
转用的启示也需要从一般消费者的知识水平和认知能力进行考量，此处的知识水平和认知能力，应当以涉案专利所属产品种类的一般消费者对该种类产品通常设计、惯常设计的了解，同时考虑转用的可能性；一般来讲，不应当以被转用设计所属产品种类的一般消费者角度进行考量。
根据实务经验，我们团队认为，考虑的具体角度可以包括：
（1）涉案专利产品转用设计是否属于常规设计手法。
《专利审查指南》对于属于“明显存在转用手法的启示”的情形进行了示例，具体包括如下情形：
第一、单纯采用基本几何形状或者对其仅作细微变化得到的外观设计。产品外观设计中，基于基本几何形状进行设计属于常规设计手法，任何产品都包括基本的几何形状。单纯采用基本几何形状，或者仅在基本几何形状的基础进行细微变化，很难说付出创造性劳动，获得产品的外观设计也不应当予以保护。基于一般消费者对特定产品的知识水平和认知能力，单纯采用基本几何形状，或者仅在基本几何形状的基础进行细微变化而获得的产品外观设计，与现有设计也很难说具有明显区别。
第二、单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计。模仿、仿生也是产品设计的常用手法。单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计，很难说付出创造性劳动，不具有通过专利予以保护的前提。但基于模仿和仿生，付出创造性劳动，具有一定视觉效果，具有通过专利法予以保护的前提。
第三、单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计。这种情形与上述第二种情形相同。另外，如果他人对于被模仿的建筑物或作品拥有著作权或其他权利，其产生的外观设计可能与他人享有的其他合法权利相冲突。
另外，实务中，通常认为，将知名卡通形象转用至日常生活用品、将常用或已有的图形转用作为产品的图案等等，也属于外观设计领域常见的设计手法，因此，这种情形下，一般认为“明显存在转用手法的启示”。
（2）产品功能对产品外观设计空间的影响。
产品类型不同主要体现在产品功能上。不同类型的产品，其外观设计与产品功能关联性强弱也存在很大的区别。有些产品，要具有相应的功能，必要有相应的设计，如汽车轮子，外观设计要素必要包括“圆形”要素。有些产品，其功能与外观要素可能就没有关系，或关联性较弱，如对于大多数食用产品而言，其外观要素与其食用功能之间关联性较弱，或者说，这种关联性可以忽略不计。
从设计空间的角度来讲，外观设计与产品功能关联性较强时，设计空间受到功能的限制；但外观设计与产品功能关联性较弱时，设计空间受到功能的限制较小。因此，对于前者，从不同类型产品转用外观设计的难度就较大，具有转用的启示可能性较小；相反，转用难度较小，具有转用启示的可能性较大。
对于前者，如在号无效决定书中，在面对风扇产品是否可以转用耳机产品的外观设计的无效宣告案件中。专利权方就主张：风扇产品要满足其基本功能，就必需设置相应的进风口、电机和出风口；而耳机产品，不需要设置进风口、电机、出风口，也没有与实现该功能的相应设计特征。基于一般消费者对风扇与耳机产品的知识水平和认知能力，不会想到二者可以转用。合议组也认为：请求方提供对比设计中产品与涉案专利所属产品用途不相同，要满足不同功能，通常需要匹配不同的设计；进而认定：现有设计中，并没有给出将耳机外观设计转用于风扇的启示。
对于后者，《专利审查指南》明确列出的“明显存在转用手法的启示”的情形就包括：由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计。即对于玩具、装饰品、食品类产品，其外观设计如果来源于其他类型产品，属于“明显存在转用手法的启示”，其原因在于：“玩具、装饰品、食品类”等产品，其外观设计对其功能影响很小，或没有影响，即产品功能对产品外观设计空间影响较小。基于一般消费者知识水平和认知能力很容易想到转用其他类型产品的外观设计要素；也就是说，对于一般消费者来讲，具有转用的启示。
（3）是否存在转用先例或首次转用。
在实务中，对比设计与涉案专利为不同类型产品，主张转用时，往往需要请求人提供“存在转用手法的启示”的证据，除非属于《专利审查指南》中明确示例属于“明显存在转用手法的启示”的情形。这种证据往往是之前“转用”的设计，即转用先例，或首次转用的证据。
一般而言，如果存在转用先例或首次转用的证据，就可以说明已经有了“转用的启示”；即“首次转用”影响“二软转用”的可专利性。能否提供转用先例的证据，可能就决定后续同类型产品转用启示的认定。
如第无效决定中，涉案专利产品为“除毛球机”，对比设计产品为“吹风机”。请求人还提供一种产品名称为“多功能吹风脱毛机”的证据。该无效决定认定：“多功能吹风脱毛机”的证据公开了“吹风机”和“脱毛机”可以采用相同的外观设计，即该转用先例给出了“吹风机”外观转用到“脱毛机”类产品的启示。在此基础上，能够将证据1所示“吹风机”的外观设计转用为“脱毛球机”，进而可以作为现有设计，对涉案专利进行评价。
在第号无效决定中，请求方提交了产品名称为“电动机和发电机”的证据。该证据就给出了“电动机”和“发电机”可以采用同样外观设计的技术启示，即给出了“发电机”和“电动机”之间外观设计相互转用的技术启示。
在第号决定中，涉案专利涉及一种“佩饰”，对比设计1涉及一种“佩戴玩具”，对比设计2涉及一种“乐高玩具”，证据3涉及一种“用于服装佩饰的乐高玩具”。请求方依据证据3主张“乐高玩具”可以用于服装和佩饰上，并主张“乐高玩具”可以转用于“佩饰”。进而主张，不同类别的对比设计1（“佩戴玩具”）和对比设计2（“乐高玩具”）可以作为现有设计，对涉案专利“佩饰”产品的外观设计进行评价。
需要注意的，转用先例（“首次转用”）产品需要与被转用设计产品相同或相近，如果二者不相同，也不相近似，可能无法实现证明“转用启示”的目的。如第号无效决定中，涉案专利产品为一种“桌面垃圾桶”，对比设计1为“组合垃圾桶”，对比设计2产品为“灭蚊灯”。请求方提供涉及一种“易拉罐”形状的“垃圾桶”产品的证据4，并主张将日常用品（如“易拉罐”）设计转用于“垃圾桶”产品属于本领域是惯常设计，进而主张：以证据4证明对比设计1（“组合垃圾桶”）和对比设计2（日常用品“灭蚊灯”）组合的转用启示。合议组认为，对比设计1和对比设计2不属于相同或者相近种类的产品。而证据4为“易拉罐”造型的“脚踏式垃圾桶”，只能给出将常见的“易拉罐”造型应用于“垃圾桶”产品的外观设计中的转用启示，不足以以点概面，说明给出将任意日常用品（“灭蚊灯”）的外形用于“垃圾桶”产品的启示，因此无法证明存在，将对比设计2中的“灭蚊灯”跨类别转用至涉案专利相应类别的启示。
综上，通过“转用启示”的判断，主要用于解决“不同类型产品外观是否有资格作为现有技术评价涉案专利”的问题。
转用先例+被转用设计=涉案专利设计
第二步、将被转用设计作为现有设计，判断涉案专利是否有明显区别。
第一步，解决“不同类型产品外观是否有资格作为现有技术评价涉案专利”的问题之后，就需要考虑，相对于现有设计或现有设计（包括被转用外观设计）的组合，涉案专利是否有明显区别的问题。
在实务中，将被转用设计作为现有设计评价涉案专利是否有明显区别，有两种方式：
一是单独评价，即仅用被转用的设计作为对比设计，评价涉案专利是否有明显区别。在单独评价中，应当参考“整体观察、综合判断”的标准判断外观设计之间是否相同或相近似，以进一步进行判断。
二是组合评价，即将被转用设计和其他对比设计组合评价涉案专利。在组合评价中，应该按组合评价的方式进行评价，确定其组合的方式（拼合或替换），组合启示等等（本文中不再展开讨论）。实务中，一般是“不同类型产品设计（被转用设计）和相同类型产品设计”结合评价涉案专利是否满足明显区别的要件。
比如，在号无效决定中，涉案专利涉及一种保温杯，其盖体为小黄人的头部形象。请求方提交公开了“单眼小黄人”的卡通形象的对比设计2。请求方主张，根据一般消费者的常识，将知名卡通形象转用至日常生活用品属于外观设计领域常见的设计手法，因此，将对比设计2的“小黄人”形象转用至“保温杯”具有启示；进而主张，将“小黄人”头部与“圆柱状”杯身的惯常设计进行组合。合议组虽然认可“小黄人”形象转用至“保温杯”具有启示，但经过对具体设计特征的对比分析，未认可请求方具有组合启示的主张，未支持请求方主张。
在第号无效决定中，涉案专利为房屋形玩具，请求方提交对比设计1为“别墅”产品外观设计，并根据《专利审查指南》规定，认为由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计属于明显存在转用手法的启示。合议组认可转用启示的主张，但在进行第二步具体对比时，却认为：涉案专利的设计特征区别于对比设计，且其区别设计特征足以对两者的整体视觉效果产生显著影响，涉案专利相对于对比设计1具有明显区别，进而维持涉案专利权有效。
在第号无效决定中，涉案专利涉及一种“按摩器”。请求人主张，将对比设计（“按摩器”）的底部与自然物“卡罗拉或戴安娜玫瑰花“的结合，可以获得涉案专利外观设计。合议组认为：涉案专利对花瓣的形状、花瓣的排布、花心的形状等均作出了具体的设计变化，并不属于单纯模仿自然物原有形态，也不属于对自然物原有形态所作细微变化而得到的外观设计，因此，未认可请求方的主张。
如上所说，“转用”本身只是设计方式或方法，转用设计并不代表涉案专利不符合专利的规定。在具体法律实务中，还要基于涉及的具体设计及证据的进行具体分析。
作为请求方，不仅需要考虑转用启示的证据和依据，还要就具体设计特征的对比、区别设计特征对整体视觉效果的影响、不同类型产品外观设计组合的启示等等，提出有利的主张与观点。
作为专利权方，不必因为属于转用设计而放弃，也要根据涉案专利的具体设计，考虑请求方的具体证据，有针对性地就转用启示、具体设计特征的不同、区别设计特征的影响提出自己的主张。
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